2024年10月3日,由清华大学法学院和加州大学伯克利分校法学院联合组织的“第六届清华-伯克利知识产权跨境诉讼年度论坛”在美国加州大学伯克利分校教授俱乐部举办。
本次论坛采用线下线上相结合的方式,邀请了美国加州地区法院、新加坡国际仲裁中心的司法和行政人员,清华大学、加州大学伯克利分校、加州州立理工大学等国内外知名高校的学者,以及中国、美国、英国等多个国家公司的法律顾问、律所合伙人等,围绕近期中国、美国和欧盟等国家和地区的知识产权跨境诉讼的相关具体问题展开了深度对话。
在论坛开幕式上,加州大学伯克利分校法学院Robert Merges教授和清华大学法学院崔国斌教授分别致辞,对参与论坛的各位嘉宾表示了诚挚的欢迎,强调了本次论坛对于中美文化交流尤其是知识产权合作的重要意义,并预祝本届论坛取得圆满成功。
本次论坛包含七个主题,分别为“跨境知识产权诉讼的统计数据、案例与趋势”、“标准必要专利的诉讼与许可”、“专利诉讼与中国专利链接制度”、“比较法视角下的知识产权侵权救济:禁令与赔偿”、“跨国知识产权交易与替代性争议解决机制”、“在美中国企业面临的法律挑战”、“比较法视角下的人工智能与知识产权”。围绕上述主题,嘉宾们展开了精彩的演讲与热烈的讨论。
1
专题一:知识产权跨境诉讼的统计数据、
案例与趋势
本专题由加州大学伯克利分校法学院郝元博士主持,邀请多位嘉宾围绕当今各司法辖区跨境知识产权诉讼案件的基本情况、统计数据及典型案例等内容展开了讨论。
Clarivate公司Darts-ip产品负责人Thomas Lunde针对近年来知识产权跨境诉讼的统计数据及未来发展趋势进行了探讨。结合案件统计数据,他指出全球专利诉讼正在从传统的欧美市场向新兴市场扩展,欧盟设立的统一专利法院(UPC)正逐渐成为跨国公司处理专利纠纷的新平台。在统一专利法院的案件中,起诉者大多数不是欧洲本土公司,在统一专利法院的前100个案件中,大部分案件的参与者来自美国、日本等非欧洲国家,这表明UPC正在成为一个真正的国际专利诉讼平台,即便其本质上为欧洲市场服务。中国市场方面,过去十年,中国的专利侵权案件数量稳步上升。然而,自新冠疫情以来,美国公司在中国提起的专利诉讼案件数量显著减少,这表明美国公司对在中国提起专利诉讼的兴趣有所下降,美国公司在中国的诉讼活动减少,也反映出全球专利诉讼战略的潜在转变。未来,全球范围内的科技企业可能会更加重视新兴市场和统一专利法院等新兴司法平台的利用,以在全球范围内保护其知识产权。
Inter Digital公司副主席/副总法律顾问Steve Akerley分享了各司法辖区在标准必要专利(SEPs)诉讼和初步禁令方面的最新发展,并分享了从客户角度看待该趋势的见解。他认为,科技公司在选择司法辖区进行专利诉讼时,应考虑不同司法管辖区的特点,不仅包括如法院是否会颁布初步禁令等短期利益,还需评估长期影响及司法程序的效率。同时,专利诉讼中的“营销”策略也成为影响选择的重要因素。例如,美国的国际贸易委员会(ITC)正在积极推广其作为专利诉讼场所的优势,通过举办相关项目等方式吸引诉讼方选择其作为诉讼平台,与美国地区法院的立场形成鲜明对比。
鸿鹄律师事务所合伙人Chris de Mauny律师就多个司法辖区的知识产权诉讼新发展趋势展开了讨论,重点介绍了当今全球专利诉讼,特别是标准必要专利(SEPs)的新诉讼场所和策略。例如,欧盟设立的统一专利法院(UPC)被称为国际专利诉讼的“新兴力量”,许多科技公司选择在该法院单独或与其他司法管辖区联合进行诉讼。又如,在南亚及东南亚市场,印度由于其国内市场规模大,成为了长期以来的标准必要专利诉讼的热门地点,但诉讼程序速度较慢是其主要缺点。纵观全球,Mauny律师认为当今标准必要专利诉讼呈现出强调利用多个司法管辖区施加全球压力以获得许可或和解的趋势。同时,建议涉及专利诉讼较多的科技公司,特别是涉及标准必要专利诉讼的企业了解在全球法律环境中如何利用不同司法辖区的特点来执行其专利权。
2
专题二:标准必要专利的诉讼与许可
本专题由Via Licensing Alliance专利和企业发展副总裁Thomas Chia博士主持,邀请多位嘉宾主要围绕标准必要专利(SEP)的许可和诉讼,以及专利组合价值的评估展开了讨论。
汉坤律师事务所合伙人罗睿律师主要从被许可方视角探讨了SEP许可谈判中的可比许可问题。他认为价格谈判是核心,并阐述了在谈判过程中主要涉及的保密和可比许可协议分析两大问题及其解决方式。首先,谈判双方要想克服保密问题可以通过国内外调解中心、调解人、法院诉前调解等第三方参与讨论的方式来实现相关许可信息的披露。其次,他指出在对比不同许可协议时需考虑企业商业模式、销售额以及交叉许可等因素,这些都会影响协议的可比性。此外,他还强调了技术讨论对于被许可方的重要性,以确保每项专利的价值都得到了合理评估。尤其是在专利组合中的一项或多项专利是无效的或非必要的情况下,可能会引发对专利组合实际价值的进一步讨论。在实务中,中国法院也可能会在评估专利组合质量和FRAND费率时,将大规模申请专利无效宣告的结果纳入考量。
Inter Digital公司副总裁/知识产权负责人朱芒博士主要从许可方视角探讨了SEP许可谈判中的可比许可问题及专利布局价值维护。她举例说,Inter Digital作为一家主要依赖许可收入的公司,其公开的财务报表使得公司的许可收入在谈判时很容易能够被双方了解和比较。另外双方关于费率的裁决可以以申请仲裁的方式,在仲裁过程中,透明度问题可以得到解决。从许可方角度参与谈判时,技术讨论的期限需要被限制在固定时间内,否则新技术问题的不断浮现只会影响后续商业谈判进度。在许可费率评估方面,她指出大型专利许可方通常会采用可比许可法,且许可费率几乎不受专利的无效、期限届满等因素影响。例如Inter Digital的商业模式就是通过早期基础研究挖掘出高质量的标准必要专利,在标准通过后开启许可,并根据诉讼或许可反馈,不断维护、优化专利组合数量和质量,伴随着技术迭代形成良性的生命周期。
Charles River Associates副总裁邓飞博士指出最大的挑战不仅仅是关于可比性的争论,还在于许可协议以及具体条款的获取和许可费率计算的方法上。尤其是在中国的诉讼中,证据披露程序较弱,通常很难获得完整的许可样本。这种信息不对称使得被许可方难以全面了解许可方的协议内容,进一步加剧了许可谈判的复杂性。此外,她还分析了通过比较法、自上而下法和自下而上法计算许可费率时可能面临的困难,指出了实际上在中国诉讼中还是主要依赖于自上而下法,以及一个不太完美的可比许可分析。自上而下法可以从根本上反映标准必要专利技术的价值,然而当涉及的标准必要专利数量较多时,实际操作会比较困难。
联德律师事务所合伙人张宏斌律师结合自身在法庭上的经验对于可比许可协议在诉讼过程中的重要性进行了补充。他认为将许可协议的可比性问题作为案件的焦点写入法庭文件可以最大限度地促使法庭做出判决。并且,可比协议能在确定专利组合的FRAND费率时起到关键作用。他还提出对于外行消费者而言,单从成本和经济的角度出发,最明智的策略是等待最聪明的人与许可方进行谈判后,再以那个价格和专利组合与许可方达成协议。不过在法庭上,除了提交许可协议本身外,还需提供计算FRAND费率的细节,以帮助法官理解。
3
专题三:专利诉讼与中国专利链接制度
本专题由美国纽约陈伟杰律师事务所的合伙人陈伟杰博士主持,与会嘉宾讨论了中国药品专利链接制度的发展和应用,以及在诉讼实务中面临的挑战。
领为律师事务所合伙人李斌馨律师主要分析了近年来中国诉讼的发展和困境。他借助统计数据展示了中国专利案件数量的增长趋势和法院对专利侵权赔偿金额的增长趋势,介绍了法院引入调解机制,建立国家上诉法院等司法实践及改革。同时,他还指出目前面临的一些困境,包括法官判案负担重、判决查询难、临时性救济措施执行率低、恶意诉讼等。此外,他还谈到了中国药品专利链接系统的发展过程和漏洞,指出了目前专利类型的界定模糊,通过法院或专利局两个不同渠道提起专利链接案件诉讼也有可能引发冲突。
立方律师事务所合伙人吴立律师结合其制药领域诉讼经验进一步探讨了中国药品专利链接制度的引入及其影响。他认为药品专利链接系统在中国还是一个相对较新的概念,且法院和专利局的双轨制系统增加了复杂性和不确定性。在中国专利链接诉讼中,法院或专利局决定的不是侵权问题,而是药品技术方案是否落入专利的保护范围。同时,他指出药品专利链接案件的流程也较为复杂,只有在中国市场上市或授权的专利才有权在中国上市药品登记平台上列出,并且在一些情况下,已登记的专利权人仍可能在实务中无法使用这些专利来对抗新制剂形式的仿制药。
武田制药中国区知识产权负责人Charlie Lou从制药企业角度分享了对专利链接制度的看法和实务经验。首先,他肯定了专利链接制度对于提前解决专利争议、保障药品供应稳定的积极作用。但是,他也同样认为中国专利链接系统还有改进空间,例如在中国专利制度中可以多次提出无效请求,这导致专利所有权人在专利的整个生命周期内都可能面临无效挑战。这种不确定性增加了专利所有权人的风险。他还指出随着中国在高科技和生命科学领域的创新能力增强,专利的稳定性将对市场环境的改善起到重要作用,希望后续专利链接制度的修订能更加关注专利稳定性。
安杰世泽律师事务所国际合伙人梁帆律师阐述了中国药品链接制度在当前中美贸易关系背景下具有的重要意义,并结合自身看法和经验分析了上述发言人提到的一些专利诉讼和专利链接制度的现状。首先,他认为中国法院在签发禁令后虽然也存在执行难问题,但执行难度仍低于巴西等国家。其次,他还强调了临时性救济措施的重要性,认为这种初步禁令可以在计算具体赔偿金额之前先禁止侵权行为,这有助于克服诉讼程序中的救济延迟问题。
4
专题四:比较法视角下的知识产权
侵权救济——禁令与赔偿
本专题由伯克利法学院教授Colleen Chien主持,邀请多位嘉宾通过具体案例探讨了法院在知识产权侵权案件中如何决定是否授予禁令以及如何评估赔偿数额。
谷歌公司Kurtis MacFerrin律师结合美国“eBay诉MercExchange案”详细阐述了永久禁令的四要素测试。他指出,不同于中国的司法实践(即,永久禁令作为常见的审判结果),美国法院认为永久禁令系衡平法救济,其颁布需要经过“eBay 四要素”的严格检验,而非在知识产权侵权认定后自动获得。换言之,权利人仍然需要证明经济赔偿无法充分救济等要素。
清华大学法学院洪燕博士结合中国“晶艺公司诉白云机场案”讨论了“公共利益”这一要素在专利侵权临时禁令颁布中的关键作用。她指出,尽管此类司法案例在中国较为罕见,但法院在决定是否发放临时禁令时,仍然需要在权利人的合法权益和公共利益之间取得平衡。如果法院最终认为临时禁令的发布将对公共利益可能造成不利影响,则法院有权拒绝颁布临时禁令,和替代性地要求被告给予权利人经济赔偿。
金杜律师事务所杜承彦律师深入分析了中国知识产权侵权案件中“原告举证侵权数额难”和“法院判定赔偿额较低”的问题。他指出,尽管中国缺乏西方的证据开示程序,原告仍可通过初步举证,并请求法院适用“举证责任倒置原则”来获取被告侵权获益的相关证据。此外,在侵权产品仅属于部件时,中国法院也会特别考虑专利贡献率的问题,并已经形成了一些可参考的计算方式。
爱立信公司Derek Neilson律师从德国电信行业的经验出发,讨论了标准必要专利相关的侵权诉讼救济。他指出,针对标准必要专利而言,法院会在禁令授予上会非常保守,以避免对公共利益或被告利益造成重大不利影响;但同时,他也强调禁令本身具有重要意义,特别是对于权利人而言,因为禁令时常是促使侵权人参与谈判的必要手段。
5
专题五:跨国知识产权交易与替代性
争议解决机制
本专题由Global Dispute Resolution的顾问Marcus Quintanilla主持,邀请多位嘉宾从跨国知识产权交易的复杂性出发,深入探讨了替代性争议解决机制在这一领域的应用。
美国加州中区联邦法院前法官Andrew J. Guilford从争议裁判者的实务经验、案件保密性、成本控制和案件效率等方面,逐个对比了司法诉讼和仲裁裁决的优势和劣势。他强调,仲裁在涉美知识产权交易纠纷中具有明显的优势,因为其避免了昂贵的陪审团审判和繁琐的诉讼程序,具有费用更低、过程更灵活等优点,但也存在决策缺乏透明性、难以上诉等缺点。
Via Licensing 公司Jane Bu女士结合自身在Via Licensing的丰富工作经验,从专利池管理机构的角度分析了标准必要专利许可交易中常见的争议点和解决机制。她认为,无论是当事人选择仲裁还是审判,各方最终都需要回归到谈判席上进行定价和磋商;专利池的应用与集中谈判机制不仅大大降低了交易成本,简化了复杂的许可流程,还可以促使专利持有人与被许可方达成符合公平、合理、非歧视(FRAND)原则的许可协议。
高文律师事务所王正志律师结合自身的仲裁经验,介绍了中国仲裁在跨国知识产权交易中的实践。他指出,仲裁机制可能更适用于处理知识产权交易相关的争议,因为它确保了案件的保密性,使得商业敏感的当事人无需担心案件信息被公开报道,降低了诉讼对企业可能的商业影响。
新加坡国际仲裁中心(SIAC)法律顾问王玄中女士分享了新加坡作为国际仲裁中心的地位和发展趋势。她补充强调,相比法院诉讼,仲裁具有高度灵活性,尤其是在帮助申请人获得临时救济方面,例如 ,面对紧急的案件,SIAC的仲裁员任命可以在24小时内完成,这在科技变化快速的行业中尤为重要。
6
专题六:在美中国企业面临的法律挑战
本专题由伯克利法学院Robert Merges教授主持,邀请多位嘉宾探讨中国企业在全球化背景下如何应对复杂的法律环境,为中国企业在美面临的法律挑战提供了全景式解析。
来自White & Case的资深律师Yar Chaikovsky介绍了中国企业在美知识产权诉讼的趋势和实务案例。他指出,美国法院对于专利侵权、商标和商业秘密案件的巨额赔偿吸引了越来越多的跨国企业选择美国作为主要诉讼地。这种趋势不仅限于美国本土企业,也包括中国企业之间的相互诉讼。例如,他提及了TikTok母公司字节跳动与北京美摄科技在德克萨斯州开展的商业秘密诉讼案,案件中双方利用美国司法体系的广泛证据披露规则来获取对方技术细节,成为这一领域的重要案例。Chaikovsky特别强调,美国知识产权诉讼不仅是经济赔偿的竞争,也是诉讼策略和法律程序的博弈。例如,许多中国企业选择在美国发起诉讼,不仅为了获得较高赔偿,还希望通过美国法院的判决影响全球市场。
加州州立理工大学波莫纳分校商学院Carrie Shang教授进一步探讨了国际政治局势对跨国诉讼的影响。她指出,中国企业近年来在美提起诉讼的数量显著增加,其中许多是中小型企业。这些企业通过在美国设立子公司、雇佣美国员工或聘请本地律师团队,以期降低诉讼中的“外来者”偏见。她分享了一个有趣的案例,即200多家中国亚马逊卖家联合发起的集体诉讼。尽管这些企业受到了亚马逊账户冻结和巨额诉讼费用的挑战,它们仍然联合起来向美国法院提起诉讼。这一案例展现了中国企业逐步掌握美国法律工具的能力,并以更成熟的方式维护自身权益。
上海隆天律师事务所张浴月律师的分享聚焦于近年来中国企业在美面临的商业秘密纠纷。她分享了2023年数据:美国共有1173起涉及中国企业的知识产权案件,这一数字显著高于其他主要国家和地区(共计207起)。特别是其中的23起商业秘密纠纷,占比虽小,但耗时长、投入高,成为中国企业在美独有的主要挑战。她指出,商业秘密案件往往涉及复杂的技术文件披露和跨国法律适用,增加了诉讼的不确定性。此外,她还深入分析了《2022年保护美国知识产权法案》(PAIPA)对中国企业带来的新风险。PAIPA授权美国政府在未经企业申请的情况下直接对涉嫌侵犯知识产权的外国实体实施制裁,包括冻结资产、限制交易和签证拒绝等。这一行政制裁机制的广泛性和缺乏透明度,使得中国企业在美运营面临更多不确定性。同时,由于制裁标准不够明确,导致其透明性和程序正义受到质疑。例如,是否在制裁前提供了充分证据和公平听证成为争议焦点。
7
专题七:比较法视角下人工智能
与知识产权
本专题由清华大学法学院崔国斌教授主持,邀请了多位学者和实务专家,从专利法与版权法的角度深入探讨了生成式人工智能技术带来的创新和挑战。
清华大学法学院蒋舸副教授以AI生成内容的版权保护为切入点,探讨了用户在生成内容中所需的“最低贡献”。她指出,AI生成内容(AIGC)的用户是否能够主张版权取决于其贡献的“厚度”或“薄度”。当用户仅作出“微小”贡献时,其版权保护范围应仅限于防止内容的文字复制,而非广义上的独创性保护。她通过分析北京互联网法院在“李某诉Leo”一案中的判决,认为赋予用户“窄版权”是一种社会成本较低但具有正当性的选择。她进一步强调,版权法不仅应保护高贡献用户,也应考虑低贡献用户在技术创造中的合法权益,以鼓励更多公众利用AI进行创新。
加州大学伯克利法学院资深研究员郝元博士围绕“生成式AI对专利法发明人制度的挑战”展开讨论。她以DeepMind开发的AlphaFold为例,说明AI在蛋白质折叠预测中的贡献已超过了传统实验手段。她提出“拟制性发明构思(constructive conception)”理论,认为人类研究者在问题发现与框架设计中扮演了关键角色,应被纳入发明人的认定范围。她还援引了中国最高人民法院的相关判例,指出中国法律已开始认可问题发现在专利创造中的价值,并建议美国专利法参考这一思路,以适应AI技术在发明过程中的深度参与。
加州大学伯克利法学院Robert Merges教授从技术性问题与解决框架的角度,分析了AI辅助发明的创造性判断。他认为,在AI的专利申请中,人类发明者的作用主要体现在训练集的选择、问题的定义以及结果的解读上。Merges建议,美国专利法可以借鉴欧洲和中国的技术问题-解决框架(Problem-Solution Approach),通过重新定义发明构思和创新步骤,将人类与AI的协作过程纳入专利审查的核心标准。
微软亚太研发集团法律顾问丁倩律师结合企业实践,分享了微软在AI版权问题上的应对策略。她阐述了微软的三大核心原则:1)AI工具和用户必须尊重版权法;2)公众有权利用AI技术开发知识并创造新作品;3)AI工具应为社会创造广泛而包容的经济效益。此外,微软还通过元提示(Meta Prompts)、内容过滤和开放数据倡导等技术手段,推动生成式AI的版权合规。她强调,AI生成的内容通常是由人类用户协作完成,因此用户应被视为创作者并享受版权保护,而不是将AI视为法律意义上的创作者。
与会专家一致认为,生成式AI技术为知识产权法律带来了前所未有的挑战,也推动了法学理论和实践的深刻变革。版权法和专利法都需要重新思考人类在创造过程中的角色,并在技术进步与社会利益之间找到新的平衡点。作为本次研讨会的闭幕专题,该讨论展现了技术与法律的交汇之处,为学界与业界提供了前沿洞见。正如主持人崔国斌教授总结的那样:“通过这一系列探讨,我们得以展望在全球技术变革背景下的法律应对之道,为人工智能与知识产权的未来框架奠定基础。”
会议最后环节,伯克利亚洲知识产权与竞争法中心联席主任郝元博士致闭幕辞。郝元对于参与会议的各位嘉宾、中心工作人员及学生志愿者,及与会观众表示诚挚的感谢,并强调中美关系的政治风云可能时有变幻,但我们始终相信两国专业人士个体之间的善意、建设性交流与真诚的友谊是值得持续为之努力的主题 - 伯克利将继续与清华等中国姐妹院校深入合作,以灵活但坚定的方式不懈推动两国知识产权界之间的持续对话、促进共识。
文:BCLT
图:冉琰